EL PROCESO DE LAS OPOSICIONES

Al presentar una solicitud de marca para su registro por ante el INPI (INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL) cada persona física o jurídica que lo realiza DEBE SABER que ingresa en un proceso que para quien no está habituado, resulta COMPLEJO. Una de las complejidades es el conocido como OPOSICION A LA MARCA. Veamos un poco como se desarrolla el proceso de registro de una marca, una vez presentada su solicitud:

La etapa de examen formal: donde el INPI revisa que no haya errores en los datos, forma de logos, clase internacional, papeles en regla de los representantes y apoderados, etc.
La etapa de publicación y oposiciones: aquí la marca se publica en un boletín, y se pone a consideración pública para que cualquiera con derecho se pueda presentarse a objetar la marca. Esta etapa es el objeto de este artículo.
La etapa de examen de fondo: El INPI analiza la marca y la examina, constatando que la misma cumpla con los requisitos previstos en la ley 22.362 y sus normas reglamentarias.

La oposición a una marca es la objeción planteada por cualquier persona en el expediente del trámite de registro. Se interpone dentro de los 30 días siguientes a la publicación en el boletín oficial de marcas, por escrito y con el patrocinio requerido por ley de un agente matriculado INPI. En este escrito, el opositor presenta los fundamentos referidos a cual es la causa de la oposición al registro de la marca. Casi siempre, las oposiciones se plantean por parte de otros titulares de marcas registradas, por considerar que dicha la marca presentada es confundible con la de ellos. La confusión debe existir en rubros iguales, semejantes o relacionados; con similitud visual, fonética o ideológica. Algunas otras cuestiones que suelen enfrentarse en un planteo de oposiciones tiene que ver con, por ejemplo, personas que si bien no tienen una marca registrada, invocan que poseen una marca igual o similar en uso desde hace tiempo, son los casos de la marca de hecho que si bien no encuentran legislados en la ley de marcas, si lo están en el acuerdo ADPIC; o personas que dicen tener la marca registrada y en uso en el exterior; o que la marca usa términos que pueden confundir al consumidor, o que la marca es solamente la denominación natural del producto, etc. Al momento de interponerse la oposición al trámite de marca, no hay un análisis del INPI para aceptar o rechazar los argumentos que fundan esa oposición. Por esto es muy importante el análisis del estudio que lo represente, quien le dará al titular de la marca atacada, un panorama de la legitimidad o no de la oposición.

Si se opusieron al registro de una marca, el trámite queda suspendido durante el plazo de un año. Durante ese año, el titular de la marca nueva debe lograr que quien interpuso la oposición, la levante. Si la oposición no se levanta en ese plazo, la marca se decretará abandonada (el efecto es igual a como si nunca se hubiera presentado a registrar). Si se levanta, el trámite reanuda su curso.

Muchas empresas o comerciantes permiten la convivencia pacífica de marcas cuando esta no implica CAPTACION DE CLIENTELA o CONFUSION DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACION o bien POSIBILIDAD DE DILUCION MARCARIA, como ocurrió con la marca ASPIRINA, que por su uso generalizado terminó diluyéndose.

La OMPI al respecto, ha entendido que: “La expresión “coexistencia de marcas” describe una situación en la que dos empresas diferentes usan una marca igual o similar para comercializar un producto o servicio sin que por ello interfiera necesariamente la una en los negocios de la otra. Este fenómeno es relativamente común. Es frecuente que las empresas pequeñas usen marcas en una zona geográfica limitada o con una clientela local. Así, prácticamente cada ciudad francesa conectada a la red ferroviaria tiene en la estación de trenes una cafetería llamada Buffet de la gare. A menudo las marcas son el apellido de la persona que inició el negocio y, cuando se trata de apellidos comunes, no es raro que haya empresas similares con nombres idénticos o parecidos. Esto no tiene por qué llevar a ningún conflicto o litigio, siempre y cuando las marcas en cuestión sigan cumpliendo su función principal, que consiste en diferenciar los productos o servicios para los que se usan de los de la competencia. Los problemas surgen cuando esta función de distinción se anula porque las actividades de las empresas para las que se empezó a usar una marca determinada comienzan a solaparse. De este modo, marcas que hayan coexistido sin problemas en un momento dado pueden entrar en conflicto de repente. Este fenómeno es especialmente frustrante cuando ambas empresas usan sus marcas idénticas de buena fe; en otras palabras, cuando las dos tienen una trayectoria de uso efectivo de sus respectivas marcas, pero al expandirse empiezan a traspasar la una el territorio de la otra. En algunos casos, cuando dos empresas son conscientes de estar usando marcas idénticas o similares, tienen que tomar la decisión de establecer un acuerdo formal de coexistencia para evitar que el uso futuro de ambas marcas se superponga de tal forma que sea perjudicial o infrinja los respectivos derechos. En este artículo, se describen situaciones en las que puede surgir coexistencia, y se resaltan algunos puntos que hay que tener en cuenta al plantearse un acuerdo de este tipo.Debe hacerse hincapié en que prevenir es mejor –y más barato– que curar. Una de las precauciones esenciales a la hora de seleccionar y registrar una marca nueva es llevar a cabo una búsqueda lo más exhaustiva posible, recurriendo a profesionales en la materia. En principio, al realizar una búsqueda de marcas minuciosa, se reduce al mínimo el riesgo de toparse, una vez en el mercado, con otra empresa con una marca similar. Sin embargo, no hay búsqueda que sea infalible. Por lo tanto, es posible encontrar marcas idénticas o cuya similitud se preste a confusión, si la búsqueda no fue lo suficientemente amplia, o si no se tuvieron en cuenta otras categorías de productos y servicios que pueden acabar afectando la viabilidad de la marca que se propone. Del mismo modo, debe prestarse atención también a las marcas no registradas, ya que en muchos países las marcas notoriamente conocidas están protegidas aunque no estén registradas. A menudo, dos comerciantes descubren que están usando la misma marca o una muy parecida para productos idénticos o similares en lugares distintos. Pueden realmente no saber el uno de la existencia del otro durante años hasta que uno de ellos expande su negocio y empieza a usar la marca o presenta una solicitud de registro de su marca en el país en el que el otro desarrolla su actividad.1 ¿Qué ocurre en ese caso? Llegado ese momento, la oficina de marcas puede rechazar la solicitud, dado que entraría en colisión con los derechos previos adquiridos por el otro comerciante. También puede ocurrir que este último se oponga a la solicitud durante el procedimiento de oposición, o que entable una acción de nulidad una vez que se haya registrado la marca.
En algunas jurisdicciones de Derecho anglosajón (common law), se puede aplicar el concepto de “uso simultáneo leal”. Esta noción tiene en cuenta la naturaleza y la duración del uso, la zona geográfica de actividad comercial, y la honestidad de la adopción y del posterior uso de la marca. Un largo período de uso simultáneo (al menos cinco años) puede contribuir a invalidar una oposición, y a que se permita la coexistencia de dos marcas. Sin embargo, para llegar a la conclusión de que el uso simultáneo es leal, es necesario tener en cuenta toda una serie de factores, como las posibilidades que haya de que el consumidor se confunda. Así, los casos en los que se autoriza el registro a ambas partes, por ejemplo, con una zona geográfica de uso delimitada para la marca de cada empresa, son una excepción más que la regla.”

Es por ello que siempre es aconsejable encomendarle el trámite de registro de marca a un estudio especializado, cuyos abogados y agentes se encontrarán capacitados para asesorarlo y defenderlo con eficiencia y eficacia.

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 LA MARCA ES EL MENSAJE
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